Los minoristas eléctricos pueden respirar aliviados en lo que respecta a las advertencias sobre el uso de la marca "Black Friday". Así lo asegura una decisión del Tribunal Supremo Federal (BGH). En el caso de otras mercancías, sigue siendo necesario ser precavido. Pero también en este caso se espera una sentencia en breve.
El viernes 26 de noviembre llega de nuevo el momento: el evento de compras originario de Estados Unidos invita a los compradores a gastar. Por ello, los comercios anuncian sus ofertas y descuentos en este día con el lema "Black Friday". Sin embargo, el término "Black Friday" está registrado como marca denominativa en el registro de marcas de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) desde 2013. En 2016, Super Union Holdings Ltd. se hizo con la marca denominativa. En consecuencia, un gran número de comerciantes, incluidas grandes empresas como Puma, solicitaron a la DPMA la cancelación de la marca. Inicialmente con éxito: en marzo de 2018, la división de marcas de la DPMA ordenó la cancelación completa de la marca denominativa mediante decisión de 27 de marzo de 2018. El motivo era que el término describía un día de campaña específico para descuentos especiales y no se refería a los servicios de una empresa concreta. Por lo tanto, la marca carecía de carácter distintivo y, por lo tanto, un motivo de denegación absoluto en virtud del artículo 8, apartado 1, nº 1 de la Ley de Marcas (MarkenG) lo impedía.
La sociedad de cartera interpuso un recurso contra esto y fue estimado parcialmente. Según el Tribunal Federal de Patentes (BPatG), la DPMA había anulado erróneamente la marca denominativa en su totalidad (decisión de 28 de febrero de 2020, caso nº 30 W (pat) 26/18). Esto se debe a que las marcas están excluidas del registro, entre otras cosas, si están constituidas únicamente por signos o indicaciones relativas al momento de la producción de los productos o de la prestación de los servicios. En tal caso, un término debe estar a disposición de cualquiera para describir sus productos o servicios. Sin embargo, en lo que respecta al "Black Friday", esta necesidad de mantener la gratuidad sólo existía para determinadas zonas. Por lo tanto, el tribunal confirmó la anulación para los servicios comerciales en el ámbito de los productos eléctricos y electrónicos, así como un gran número de servicios relacionados con la publicidad.
El propietario de la marca no estaba satisfecho con esta decisión. Recurrió al Tribunal Federal de Justicia (BGH). Constató que en el momento de la solicitud de la marca, en 2013, el término "Black Friday" no tenía todavía un significado descriptivo debido a su falta de popularidad.
Sin embargo, ya era reconocible que en el futuro podría producirse un uso descriptivo de los signos e indicaciones que componen la marca. En el momento de la presentación, había suficientes indicios de que la denominación se convertiría en un lema para un día de promoción de descuentos. Según el BGH, el "Black Friday" es una campaña de descuentos y, por tanto, pertenece a los servicios de comercio mayorista y minorista. Un término que designa una campaña de descuentos para determinados servicios de forma similar a una palabra clave no es protegible como marca para estos servicios. Además, el BGH confirmó que la marca denominativa "Black-Friday" tampoco es protegible para los servicios de publicidad.
La decisión del BGH es definitiva y no puede ser objeto de recurso posterior.
Una sentencia agradable para los comerciantes que anuncian productos eléctricos y electrónicos con este lema. Se recomienda precaución para otras ofertas. Aunque el Tribunal Regional de Berlín (Urt. v. 15.4.2021 - 52 O 320/19) ha declarado la caducidad de la marca, el procedimiento de recurso sigue pendiente ante el Tribunal de Apelación. Por tanto, la batalla legal sobre el "Black Friday" aún no ha terminado.